随着商业环境的竞争愈来愈激烈，近年来愈来愈多中国厂商在研发上投注更多资源，同时也对研发所产生的成果申请专利。由于美国是世界最大的市场，也是中国的主要出口国，且相较于其它先进国家其专利申请费用也较为便宜，因此中国的厂商对美国专利的申请也一直都相当热衷。

因此，为了让美国专利能有效地带给申请人最大长期利益，拟定专利申请的策略和掌握有效的专利申请诀窍便有其价值存在。本文是以美国专利为对象，讲述专利申请时可运用的一些诀窍。

一、美国的临时申请案(Provisional Application)能给你什么好处？

于提出临时申请案的12个月内，如果技术公开内容是相同的，申请人所另外提出的正式申请案(non-provisional application)可主张临时申请案的优先权，故实质上可将正式申请案的专利到期日延后一年。由于临时申请案的成本较便宜，当申请人有经费上考虑时，建议可先申请临时申请案，并在12个月内筹备充足的资金，再进行正式申请案的申请。由于一件正式申请案可同时主张多篇临时申请案的优先权，故若发明人目前只有初步的构想，可利用最早之临时申请案所争取到的12个月的时间做更深入的研究，当一有新的构想时就递交新的临时申请案，当整体来看较完备时再递交正式申请案，并同时主张全部临时申请案的优先权，以使正式申请案之专利说明书的内容更加完善。

另外，在美国联邦巡回法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC），针对IN RE BILSKI案做出了判决后，使部分方法相关之专利受到威胁，不少之前能够获得专利之方法发明（例如：关于计算机软件、算法运用与商业方法的专利），也因为该判例而于近日悉数遭美国专利与商标局（USPTO）驳回。目前，此案已上诉到美国联邦最高法院。在等待美国联邦最高法院作出判决前，申请人可先申请临时申请案。这样一来，申请人可以较少的费用取得发明日期，当日后若美国最高法院判决对于35 USC 101方法发明之专利适格标的（patent-eligible subject matter）认定之条件恢复为较宽松之标准时，便得以在临时申请案申请日起算12个月内另提出正式申请案。

此外，有些发明在申请时当下看来或许没什么价值，然而它们有可能就像美酒一样，时间过愈久愈香，云计算就是一个很好的例子。在5年前云计算商机并还没成熟，但是今日和未来来看，这样的发明于较晚的时间点获得专利，则其价值恐怕会比在较早的时间点获得专利还要高。因此，若能善用临时申请案所提供的12个月的优先权期间，这类的发明便能于较晚的时间点取得专利。

而且，若临时申请案于12个月内未被据以主优先权，则此临时申请案将被废弃，但其内容也不会被公开。这样一来，发明人便可争取到最长12个月的时间，以决定他的发明是要以专利作保护较好呢或是以营业秘密的方式作保护较佳。

二、与审查员面审(Examiner Interview)的妙用

在中国，当申请人接到美国USPTO审查员的审查意见时，一般大多会选择用书面的方式进行答辩。根据经验，会选择使用面审的方式与审查员进行沟通的申请案相对少很多。探究其原因，不外乎是觉得需要多花一笔钱，或者对面审的好处不甚了解。

通过面审，申请人或代理人是经由电话或面对面与审查员进行沟通，通过一来一往的实时互动，争点较易获得澄清，从而较快拿到专利。否则，仅以书面进行答辩将无法达到实时互动的功效，且每一个人对于文字与句子的理解多多少少有些不同，这可能造成申请人与审查员之间的沟通不良，而须反复来回答辩多次，所以整体看来反而徒增金钱上的花费与时间成本。

有时，美国USPTO审查员可能对于正在审查的专利之技术了解并不深入，通过面审可提供一个说明的机会，使其更加明白申请案与引证案之间的不同点的复杂细节，进而核准申请案。另外，与较资浅(junior)的审查员进行面审时，该审查员的上级(supervisor)也常一同参加，这样较资浅审查员所犯的些错误便有较大的机会被纠正。

而且，通过面审中一来一往的过程，更可以使申请人快速掌握到审查员的对此申请案所持的态度与其底限。根据经验，有部分审查员会在面审中指示申请人要如何修改才比较有机会取得专利。而且，在面审的过程中，若发现审查员对于不准许此专利的态度是相当坚定时，则申请人便可选择提出pre-appeal或appeal 而无须再与此审查员进行后续的答辩。

在USPTO新的局长上任后，实施新的点数制度，现在审查员进行面审会得到一小时的点数，这样使审查员更愿意在发出Office Action后接受申请人的面审申请（包括Final Office Action）4。如此一来，申请人便可通过面审来观察审查员对此案所持的态度，进而决定接下来要进行的程序（例如：RCE、Pre-appeal或appeal）。此外，根据经验，有时审查员在面审时发现申请人所述有理，便会直接答应核准专利，这样便可省去之后提出RCE或Pre-appeal的费用。

综上所述，由于相较于书面审查面审具有极高的互动性，故可方便申请人和审查员快速厘清争点，并方便后续程序的进行。因此，虽然面审或许会使申请人多出另一笔费用，但反而能使专利申请的整体费用降低。

三、善用Pre-appeal brief conference

在2005年7月前，若接到审查员的Final Office Action，而申请人又不想将申请案放弃，则可有以下三种选择：

1. 提出Request for Continued Examination（以下称RCE）

2. 提出appeal

3. 提出Continuation

然而，在2005年7月后，申请人有了另外一种选择，即：提出Pre-appeal brief conference。根据USPTO的官方文件5，此方案是在申请人提出appeal brief前由官方对审查员的审查意见进行核校(review)，当审查小组(the panel)发现申请案并不需要提出appeal，则便可帮助申请人省去准备appeal brief的时间与花费。

根据规定，USPTO必须在接到Pre-appeal brief conference的请求之后45天内做出决定，其可能做出的决定有下列四种：

1. 该申请案继续进行诉愿程序(Application remains under appeal)

2. 重启争议程序(Prosecution is reopened)

3. 核准該申請案(Application is allowed)

4. 此pre-appeal的请求有违反规定的地方，故该请求不予考虑(Request is noncompliant and is dismissed)

由于USPTO必须在接到Pre-appeal brief conference的请求之后的45天做出决定，故可帮助申请人节省时间。而且，Pre-appeal brief conference中的审查小组是由三个人所构成，故相较于RCE，原审查委员的偏见较容易得到纠正。另外，根据经验，即使审查小组的决定是重启争议程序，有可能在争议程序重启之后直接核准申请案。

提出Pre-appeal brief conference的请求不需要官费，但仍需同时缴交Notice of Appeal的费用。另外，提出Pre-appeal brief conference的请求时，无法对说明书或专利范围作修改。

四、专利上诉与争议委员会的案例要多看

一般专利从业人员除了会注意美国联邦巡回法院(CAFC)的判例外，也会自修MPEP的内容，尤其是Chapter 2100，即关于patentability的部分。但是，根据笔者的经验，专利上诉与争议委员会(Board of Patent Appeals and Interferences)的案例内容也是相当有参考价值地，值得花时间进行研读。

五、IDS的呈报要留意

根据美国37 C.F.R. §1.56(a) 规定，无论是参与申请案的申请或审查过程之人，均负有向美国专利与商标局（USPTO）诚实公开（duty of candor and good faith），其已知悉且影响该专利申请案是否具可专利性（material to patentability）的先前技术（prior art）的义务，并通过信息公开声明(information disclosure statement, IDS)的呈报，以符前述义务的履行。然而，关于这方面的义务，也常被有些专利从业人员无意地忽略了，这也是值得注意的地方。

六、结论